Nos últimos 50 anos, na maioria dos países europeus, uma patente pode ser obtida através do depósito de um pedido de patente no Escritório Europeu de Patentes (EPO). Tal pedido de patente é processado no EPO e, uma vez concedido, é validado e mantido em aproximadamente 40 estados contratantes do EPC.¹ A possibilidade de obtenção de patentes em vários países europeus por meio do depósito e da tramitação de um pedido no EPO é uma vantagem significativa para os titulares de patentes.

Um pedido aprovado pelo EPO (“patente EP”) pode ser contestado por uma parte interessada por um período limitado de tempo após sua aprovação.² Uma vez que uma patente EP tenha sido validada em um determinado país, ela geralmente só pode ser aplicada ou contestada mediante a apresentação de uma ação ou outro processo naquele país. Portanto, vários processos judiciais ou outros procedimentos são necessários para impor ou contestar uma patente europeia em muitos países signatários do EPC.³ Isso está prestes a mudar em grande estilo.

O Tribunal Unificado de Patentes (UPC) será aberto em 1º de junho de 2023

Em 17 de fevereiro de 2023, o governo alemão tomou medidas para ratificar o Acordo do Tribunal Unificado de Patentes (UPCA), o passo final para a entrada em vigor do UPCA e a abertura do Tribunal Unificado de Patentes (UPC). Esta é a mudança mais importante no sistema europeu de patentes nas últimas décadas. Por exemplo, agora é possível reivindicar e contestar uma patente EP sujeita à jurisdição da UPC (“patente unitária”) no mesmo fórum em todos os estados contratantes da UPC.⁴

Até que o proprietário da patente EP renuncie à jurisdição da UPC, a patente automaticamente para se tornar uma única patente sujeita à jurisdição da UPC. A UPC está programada para abrir em 1º de junho de 2023.

No caso de um pedido EP pendente, o requerente pode registrar a patente relevante (supondo que tenha atingido o estágio de concessão) até que o EPO aprove o pedido EP. Após 1º de janeiro de 2023.⁵ Assim, a UPCA efetivamente dá ao requerente do EP uma nova opção para o escopo da patente EP concedida. O requerente do EP pode agora escolher ter a patente reconhecida como antes em estados contratantes de EPC selecionados, registrar a patente concedida como tendo “efeito unitário” e como uma patente unitária, ou ambos. Por exemplo, um requerente EP pode optar por registrar uma patente para efeito unitário e Verifique a patente nos países EPC que não são países UPC. O processamento de um pedido de patente europeia no EPO é essencialmente o mesmo.

É importante observar que uma patente se torna uma patente unitária, a menos que o proprietário de uma patente EP existente renuncie à jurisdição UPC antecipadamente. e Centralmente atacado no mesmo fórum. Desde que a UPC tenha jurisdição, qualquer patente EP pode ser contestada na UPC. A decisão do UPC é válida e executável em todos os países que fazem parte do UPC.

Parece bom, certo? Desnecessário. A jurisdição da UPC não é para todos. Há prós e contras. Consequentemente, a próxima implementação do UPC cria um dilema para os proprietários de patentes EP, ou seja, a retirada da jurisdição do UPC.

Possíveis vantagens e desvantagens das patentes unitárias

Uma patente unitária certamente tem vantagens. O proprietário de uma patente unitária pode administrar a patente em um único fórum em todos os países que fazem parte do UPC com leis e regulamentos. O escopo de uma patente pode ser mais amplo do que isso, por exemplo, se ela for validada apenas em alguns estados contratantes de EPC. Os custos consideráveis ​​de exame e manutenção de patentes em muitos países podem ser evitados.⁶

Por outro lado, permitir que uma patente EP fique sujeita à jurisdição da UPC permitiria a um concorrente buscar processos de invalidade ou revogação no mesmo foro. A gama de técnicas anteriores que pode ser considerada pode ser ampla. Essas são vantagens potencialmente significativas para os concorrentes do proprietário da patente. Existem outras considerações também.

Primeiro, a patente unitária não se aplica a todos os países europeus. O UPC foi criado por iniciativa da União Europeia (UE) e aplica-se apenas a dois estados membros da UE e ratificou a UPCA. Atualmente, os países da UE que ratificaram a UPCA são Alemanha, Bélgica, Bulgária, Dinamarca, Estônia, França, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Holanda, Áustria, Portugal, Eslovênia, Finlândia e Suécia. Por exemplo, Espanha, Croácia, República Checa e Polónia ainda não ratificaram a UPCA, embora possam aderir no futuro. Os países europeus que não fazem parte da União Europeia incluem o Reino Unido (devido ao “Brexit”), Suíça, Noruega e Turquia.

Também não sabemos neste ponto se o UPC é compatível com patentes ou não – isto é, é mais provável que mantenha uma patente ou invalide uma patente. Também não sabemos quanto tempo levará para que a UPC estabeleça um sistema consistente e confiável de precedente válido.

Próximos passos para proprietários de patentes EP

A hora da decisão está próxima. O reconhecimento da UPCA pela Alemanha desencadeia um “período de amadurecimento” para que os proprietários de patentes EP existentes optem por sair da jurisdição da UPC. O período do nascer do sol começa neste dia 1º de março de 2023, e será executado a partir dessa data até 31 de maio de 2023, um dia antes da abertura do UPC. Assim que o UPC for aberto, as renúncias entrarão em vigor imediatamente.

Portanto, é hora de os requerentes e proprietários de patentes EP pesarem cuidadosamente os prós e contras da UPC e das patentes unitárias e elaborarem uma estratégia de gerenciamento de risco que melhor se adapte às metas de negócios da empresa. Por exemplo, permitir que as patentes EP fiquem sujeitas à jurisdição da UPC pode ser um apelo real para os proprietários de patentes EP que antecipam infrações de patentes EP em toda a Europa. Para outros, Trump pode obter a capacidade de entrar com uma única ação de execução, como impedir que os concorrentes obtenham a capacidade de atacar centralmente suas patentes EP.

Felizmente, na maioria dos casos, e atualmente, isenção de responsabilidade e retirada de patente EP está dentro da jurisdição do UPC após o nascer do sol.⁷ Por essas e outras razões, muitas empresas estão decidindo se retirar da jurisdição da UPC.

¹ Os atuais estados membros do PE são Albânia, Áustria, Bélgica, Bulgária, Croácia, Chipre, República Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, Letônia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Mônaco, Montenegro, Holanda, Macedônia do Norte, Noruega, Polônia, Portugal, Romênia, San Marino, Sérvia, Eslováquia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça, Turquia e Reino Unido.

² Os processos de oposição devem geralmente ser iniciados no prazo de nove (9) meses após a concessão da patente europeia.

³ Embora apenas alguns motivos de retirada se apliquem, a interpretação de tais motivos varia de país para país. Outros aspectos importantes de uma patente EP aprovada (por exemplo, a descrição da reivindicação e o que constitui violação) são regidos pelas leis nacionais dos países específicos nos quais a patente é aprovada. Isso pode causar resultados inconsistentes de país para país.

⁴ Conforme explicado abaixo, a lista de Estados ou Estados Partes do EPC é mais abrangente do que a lista atual de Estados ou Estados Partes do UPC.

⁵ Este é qualquer aplicativo emitido pelo EPO com um aviso de EPC sob a Regra 71(3) (aviso de pagamento válido). Além disso, o pedido de patente europeia deve ser depositado após 1º de março de 2007.

⁶ Devido às traduções necessárias e outras taxas, o custo de validação de uma patente EP concedida pode chegar a dezenas de milhares de dólares, dependendo do número de países selecionados. Além disso, a maioria dos países exige pagamentos anuais para manter uma patente EP aprovada. Uma patente unitária tem uma única taxa de renovação.

⁷ Uma exceção a isso é se o processo de execução ou anulação/cancelamento já tiver sido realizado ou iniciado no país verificado. A opção de revogar a renúncia e a patenteabilidade do EP sob a jurisdição da UPC após o término do prazo deve permanecer por um período transitório mínimo de sete anos.